Δημοσιεύσεις

Φεβ

Μελέτη: Το σύστημα δικαστικής προστασίας του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα

28 Φεβρουαρίου, 2000

Δημοσιεύσεις

Μελέτη: «Το σύστημα δικαστικής προστασίας του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 40/94», δημοσιευμένη στην ΕΕΕυρΔ 2:2000, σελ. 397-417.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 40/94

ΣΤΑΘΗΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ

Διάγραμμα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων Κοινοτικών Σημάτων

ΙΙ. i. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

ΙΙ. ii. Αρμοδιότητα κατά τόπο

II. iii. Ασφαλιστικά μέτρα

II. iν. Εκκρεμοδικία και συνάφεια

ΙΙ. ν. Κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής

ΙΙ. νi. Δυνατότητα επιλογής δικαστηρίου (forum shopping)

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο μεγάλος αριθμός των κατατεθειμένων αιτήσεων κοινοτικών σημάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ, Office for Harmonization in the Internal Market)[1], αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της επιτυχίας του νέου αυτού, κοινοτικής διάστασης, συστήματος καταχώρησης εμπορικών σημάτων [2]. Φυσιολογικό επακόλουθο των πολυάριθμων αιτήσεων κοινοτικών σημάτων είναι οι αυξημένες αντιδικίες σχετικά με τα δικαιώματα επ’ αυτών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αιτήσεων, τόσο υψηλότερο θα είναι και το ποσοστό των διαφορών που τα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια θα καλούνται να επιλύσουν. Μάλιστα, το ποσοστό των παραπάνω διαφορών ενδεχομένως να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και από το γεγονός ότι ο Κανονισμός 40/94, που εισάγει τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ειδικότερα των σημάτων, προσανατολίζεται από πλευράς ουσιαστικού δικαίου στην καθιέρωση ενός ευρύτερου πεδίου προστασίας, με τη διεύρυνση του περιεχομένου της λειτουργίας προέλευσης και με την αναγωγή της διαφημιστικής (και κατά μία άποψη και της εγγυητικής)[3] λειτουργίας του κοινοτικού σήματος σε προστατευόμενη λειτουργία αυτού[4].

Η καθιέρωση ενός ευρύτερου πεδίου προστασίας του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα δεν θα απέφερε το σκοπούμενο αποτέλεσμα και οι προσδοκίες για επιτυχή λειτουργία του νέου αυτού θεσμού δεν θα ευοδώνονταν, εάν δεν συνοδεύονταν και από ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα δικαστικής προστασίας. Οι δυσχέρειες της δικαστικής προστασίας κάποιου δικαιώματος ενδέχεται στην πράξη να οδηγήσουν ακόμα και στην αναίρεσή του. Πολύ περισσότερο, όταν πρόκειται για προστασία δικαιώματος επί εμπορικού σήματος, όπου οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά τη διαδικασία προστασίας μπορεί να οδηγήσει στην ουσιαστική κατάργηση του ίδιου του δικαιώματος[5]. Έτσι για την «ουσιαστική» προστασία του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα μπορεί ενίοτε να αποδειχθεί σημαντικότερο το πλέγμα των διατάξεων δικονομικού δικαίου και οι επιλογές που προσφέρει στον σηματούχο από το αντίστοιχο των διατάξεων ουσιαστικού δικαίου.

Η δικαστική προστασία των κοινοτικών σημάτων, εκτός από τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ[6], μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές κατηγορίες: α) προκειμένου περί προσφυγών κατ’ αποφάσεων του ΓΕΕΑ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο για να ακυρώσει ή να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση[7] και β) προκειμένου περί αγωγών για προσβολή (παραποίηση – απομίμηση) δικαιωμάτων που παρέχει το κοινοτικό σήμα, σε εθνικό επίπεδο, καθίστανται αρμόδια τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων[8]. Η διαδικασία ενώπιον των εθνικών αυτών δικαστηρίων και οι επιλογές που παρέχονται στον δικαιούχο για τη δικαστική προστασία του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα, σε περίπτωση προσβολής (παραποίησης – απομίμησης) αυτού, θα αποτελέσουν το αντικείμενο της ανάλυσης που ακολουθεί.

ΙΙ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Ο Κανονισμός δεν υιοθετεί τη λύση της δημιουργίας ενός ειδικού κοινοτικού δικαστηρίου αρμόδιου για τις διαφορές που ανακύπτουν από τα δικαιώματα επί κοινοτικών σημάτων, αλλά αφήνει την προστασία των δικαιωμάτων αυτών στο εθνικό δίκαιο [9]. Προς το σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει στο έδαφός του το μικρότερο δυνατό ο αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εθνικών δικαστηρίων που είναι αρμόδια για τις διαφορές περί κοινοτικών σημάτων[10]. Αυτά τα «δικαστήρια κοινοτικών σημάτων», τα οποία παρά την ονομασία τους είναι στην ουσία εθνικά δικαστήρια, καλούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κανονισμού 40/94 και το εθνικό τους δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό[11].

ΙΙ. i. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

Ο Κανονισμός προχωρεί σε ένα βασικό διαχωρισμό μεταξύ των διαφορών που έχουν σχέση με την παραποίηση – απομίμηση ή την εγκυρότητά των κοινοτικών σημάτων και όλων των άλλων διαφορών που σχετίζονται με αυτά (και αναφέρονται π.χ. στην κυριότητα ή στην άδεια χρήσης του κοινοτικού σήματος)[12]. Οι διαφορές που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία εισάγονται ενώπιον των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων, ενώ όσες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες διαφορές σχετικές με κοινοτικά σήματα, εισάγονται «ενώπιον των δικαστηρίων που θα ήταν κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδια αν επρόκειτο για αγωγές σχετικές με εθνικά σήματα καταχωρημένα στο κράτος αυτό [13].

Όσον αφορά στη διαδικασία για θέματα παραποίησης – απομίμησης ή εγκυρότητας κοινοτικών σημάτων, αυτή ρυθμίζεται από τον Κανονισμό, αλλά και από τη σύμβαση των Βρυξελλών περί διεθνούς δικαιοδοσίας και εκτελέσεως των αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων της 27.9.1968 (σύμβαση Βρυξελλών)[14], εκτός από τις περιπτώσεις που ο Κανονισμός την τροποποιεί ή ορίζει ότι δεν εφαρμόζεται[15].

Ειδικότερα, τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση [16]: α) των αγωγών για παραποίηση – απομίμηση και (εάν επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο) για επαπειλούμενη παραποίηση – απομίμηση κοινοτικού σήματος, β) των αναγνωριστικών αγωγών για μη παραποίηση – απομίμηση, εάν επιτρέπεται από εθνικό δίκαιο, γ) των αγωγών για επιδίκαση αποζημίωσης λόγω προσβολής του κοινοτικού σήματος κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της αίτησης μέχρι τη δημοσίευση της καταχώρησης του κοινοτικού σήματος (άρθρο 9 § 3) και δ) των ανταγωγών για έκπτωση ακυρότητα του κοινοτικού σήματος[17].

ΙΙ. ii. Αρμοδιότητα κατά τόπο

Ο Κανονισμός εισάγει δύο βασικά κριτήρια αρμοδιότητας που στηρίζονται στον τόπο κατοικίας (ή εγκατάστασης) και στον τόπο διάπραξης της προσβολής[18].

Ειδικότερα, ο πρώτος κανόνας καθορισμού διεθνούς δικαιοδοσίας που περιέχεται στον Κανονισμό, ορίζει ότι οι διαδικασίες που προκύπτουν από αγωγές και ανταγωγές για θέματα παραποίησης – απομίμησης ή εγκυρότητας κοινοτικών σημάτων διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ο εναγόμενος έχει την κατοικία του, ή αν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα κράτη μέλη, ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους στο οποίο έχει εγκατάσταση[19]. Εάν ο εναγόμενος δεν έχει ούτε κατοικία ούτε εγκατάσταση σε κράτος μέλος, οι πιο πάνω διαδικασίες διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ο ενάγων έχει την κατοικία του ή (αν δεν έχει κατοικία σε κράτος μέλος) εγκατάστασή του[20]. Εάν, περαιτέρω, ούτε ο εναγόμενος ούτε ο ενάγων έχουν κατοικία ή εγκατάσταση στο έδαφος της Ε.Ε., οι εν λόγω διαδικασίες διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους στο οποίο εδρεύει το Γραφείο (Ισπανία) [21]. Ο έτερος κανόνας καθορισμού της διεθνούς δικαιοδοσίας που περιέχει ο Κανονισμός, καθιστά αρμόδια και τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων των κρατών μελών στα οποία διαπράχθηκε ή επαπειλείται να διαπραχθεί η ενέργεια της προσβολής[22].

Όσον αφορά στην έκταση της αρμοδιότητας των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων, ο Κανονισμός υιοθετεί μία διάκριση με βάση τα δύο κριτήρια αρμοδιότητας. Συγκεκριμένα, εάν η αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων βασίζεται στην κατοικία (άρθρο 93 §§ 1 ως 4), τότε αυτό είναι αρμόδιο να επιλαμβάνεται κάθε πράξης προσβολής που διαπράχθηκε ή επαπειλείται να διαπραχθεί στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους[23] [24]. Αντίθετα, εάν η αρμοδιότητα του δικαστηρίου βασίζεται στην πράξη προσβολής (άρθρο 93 § 5), τότε οι μπορεί να αποφαίνεται μόνο για τις πράξεις που διαπράχθηκαν ή επαπειλούνται να διαπραχθούν στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο (άρθρο 94 § 2).

Παρά τους προαναφερθέντες κανόνες δικαιοδοσίας, τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν ότι κάποιο άλλο δικαστήριο κοινοτικών σημάτων είναι αρμόδιο[25]. Επιπλέον, εάν ο εναγόμενος παρασταθεί ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων που κανονικά δεν θα είχε αρμοδιότητα, το δικαστήριο αυτό καθίσταται αρμόδιο, με την προϋπόθεση ότι ο εναγόμενος δεν παρίσταται μόνο για να προβάλει ένσταση αναρμοδιότητας[26].

ΙΙ. iii. Ασφαλιστικά μέτρα.

Όπως προαναφέρθηκε[27], τα ασφαλιστικά μέτρα αποτελούν στο δίκαιο των σημάτων το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια του σηματούχου. Το διάστημα αναμονής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί αντιδικίας με αντικείμενο το δικαίωμα σε σήμα μπορεί να διακινδυνεύσει κατά τρόπο μη αναστρέψιμο την οικονομική θέση του δικαιούχου[28]. Συμμεριζόμενος το γεγονός αυτό ο κοινοτικός νομοθέτης, εκτός από τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, παρέχει στον δικαιούχο κοινοτικού σήματος που προσβάλλεται το δικαίωμα να ζητήσει από τα δικαστήρια κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους αυτού για τα εθνικά σήματα, ακόμη και εάν αρμόδιο επί της ουσίας είναι δικαστήριο κοινοτικών σημάτων άλλου κράτους μέλους[29]. Τα γενικής αρμοδιότητας δικαστήρια κοινοτικών σημάτων μπορούν να διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα πράξη προσβολής[30].

ΙΙ. iν. Εκκρεμοδικία και συνάφεια.

Ο Κανονισμός δεν προβλέπει την ακολουθούμενη διαδικασία στην περίπτωση ταυτόχρονων και διαδοχικών αγωγών επί τη βάσει μόνο κοινοτικών σημάτων. Συνεπώς, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 10 θα τύχει εφαρμογής η σύμβαση των Βρυξελλών και συγκεκριμένα τα άρθρα 21 και 22 αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης, επί ταυτόχρονων και διαδοχικών αγωγών με βάση τα ίδια πραγματικά περιστατικά και μεταξύ των ίδιων διαδίκων (εκκρεμοδικία), το μεταγενέστερα επιληφθέν δικαστήριο θα πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία ή, εφόσον έχει παγιωθεί η αρμοδιότητα του πρότερα επιληφθέντος δικαστηρίου, να διαπιστώσει ότι στερείται διεθνούς δικαιοδοσίας[31]. Ερμηνευτικά προβλήματα γεννώνται για τον προσδιορισμό του δικαστηρίου που πρώτο επιλήφθηκε της διαφοράς, δεδομένου ότι σε μερικά δίκαια την εκκρεμοδικία επιφέρει η κατάθεση της αγωγής, ενώ σε άλλα απαιτείται και η επίδοσή της[32]. Έχει κριθεί από το ΔΕΚ ότι πρώτο είναι εκείνο το δικαστήρια, προς το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέλευση της δικαστικής εκκρεμοδικίας. Ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων αυτώ γίνει σύμφωνα με τη lex fori[33].

Σύμφωνα δε με το άρθρο 22 της Σύμβασης, επί ταυτόχρονων διαδοχικών συναφών αγωγών (συνάφεια), το μεταγενέστερα επιληφθέν δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία, εφόσον οι συναφείς αγωγές εκκρεμούν ακόμη σε πρώτο βαθμό, ενώ έχει επιπλέον την ευχέρεια υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από αίτηση κάποιου διαδίκου να κρίνει ότι στερείται διεθνούς δικαιοδοσίας. Να σημειωθεί συναφείς θεωρούνται οι αγωγές εκείνες των οποίων η στενή σύνδεση επιβάλλει τη συνεκδίκαση, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων[34].

Αντίθετα με τα παραπάνω, ο Κανονισμός περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την περίπτωση ταυτόχρονων και διαδοχικών αγωγών επί τη βάσει κοινοτικών και εθνικών σημάτων. Ειδικότερα, προβλέπεται α) αν έχουν ασκηθεί αγωγές παραποίησης – απομίμησης με βάση ίδια πραγματικά περιστατικά μεταξύ των ίδιων διαδίκων ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών μελών που έχουν επιληφθεί το ένα με βάση κοινοτικό σήμα και το άλλο με βάση εθνικό σήμα, τότε το δικαστήριο που επιλήφθηκε δεύτερο πρέπει και αυτεπαγγέλτως να διαπιστώσει την αναρμοδιότητά του υπέρ του πρώτου επιληφθέντος ή να αναστείλει τη διαδικασία[35] και β) αν οι αγωγές που έχουν ασκηθεί στηρίζονται σε παρόμοια βάση[36], τότε το μεταγενέστερα επιληφθέν δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία[37].

Περαιτέρω, ο Κανονισμός λαμβάνει μέριμνα και για τις περιπτώσεις που το ζήτημα της εγκυρότητας του κοινοτικού σήματος τίθεται ενώπιον και ενός άλλου δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων ή ενώπιον του Γραφείου[38]. Παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά επιλύονται κατ’ αρχήν ενόψει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, διαφαίνεται μία προτίμηση του Κανονισμού στο κοινοτικό επίπεδο[39]. Έτσι, ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων το οποίο επιλαμβάνεται πρώτο μιας ανταγωγής που αφορά στην εγκυρότητα του σήματος, μπορεί κατόπιν αίτησης ενός διαδίκου να αναστείλει την ενώπιον αυτού εκκρεμή διαδικασία, χάριν του εν συνεχεία επιληφθέντος Γραφείου (άρθρο 100 § 2). Eξάλλου, κάθε δικαστήριο κοινοτικών σημάτων, που επιλαμβάνεται ανταγωγής για την κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας, μπορεί με αίτηση του σηματούχου να αναστείλει τη διαδικασία και να καλέσει τον εναγόμενο να υποβάλει στο Γραφείο αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας (άρθρο 95 § 7) [40].

Ζήτημα γεννάται σχετικά με το αν ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων, που εκδικάζει μία ανταγωγή, μπορεί να την αποδεχθεί και να κηρύξει άκυρη την καταχώρηση ενός κοινοτικού σήματος από το ΓΕΕΑ χωρίς προηγουμένως να έχει ζητήσει μία προδικαστική απόφαση από το ΔΕΚ επί του θέματος αυτού[41]. Αν πράγματι διαγνωσθεί από ΔΕΚ ότι υπάρχει τέτοια υποχρέωση, τότε τίθεται σε αμφιβολία η επιδιωχθείσα από τον Κανονισμό συνύπαρξη κοινοτικής και εθνικής εννόμου, προστασίας επί ζητημάτων έκπτωσης και ακυρότητας του κοινοτικού σήματος [42].

ΙΙ. ν. Κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής.

Το ζήτημα των κυρώσεων σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος σε κοινοτικό σήμα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στην καθιέρωση του κοινοτικού σήματος. Δυσκολίες, όμως, ανακύπτουν από το γεγονός ότι στην παρούσα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις νομοθετικές επιλογές των κρατών μελών, όσον αφορά στους κανόνες που προβλέπουν κυρώσεις για την περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων[43].

Ο Κανονισμός 40/94, κάνοντας ένα μικρό βήμα στην καθιέρωση κοινών κανόνων όσον αφορά στις κυρώσεις, καθιερώνει μια «κοινοτική» κύρωση για την περίπτωση προσβολής δικαιώματος σε κοινοτικό σήμα.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όταν ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων διαπιστώνει προσβολή ή επαπειλούμενη προσβολή, εκδίδει απόφαση του απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις προσβολής[44]. Ο γενικός κανόνας, πάντως, προβλέπει ότι το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων εφαρμόζει, όσον αφορά στις κυρώσεις, το δίκαιο του κράτους έλους στο οποίο διαπράχθηκε ή απειλείται να διαπραχθεί η προσβολή lex loci delicti commissi) [45].

Οι πλέον κοινές κυρώσεις στα κράτη μέλη είναι η επιδίκαση αποζημίωσης, η κατάσχεση των προϊόντων, η μεταβίβασή τους στον σηματούχο, η καταστροφή τους και η δημοσίευση της απόφασης στον τύπο[46].

Δεδομένου όμως ότι οι κυρώσεις αυτές δεν απαντώνται σε όλα τα κράτη μέλη, πιθανότατα θα ανακύψουν προβλήματα στις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων έχει γενική αρμοδιότητα, στηριζόμενη δηλαδή στην κατοικία ή στην εγκατάσταση, και αποφασίζει και για τις πράξεις προσβολής που λαμβάνουν χώρα σε άλλα κράτη μέλη. Σε μια τέτοια περίπτωση το δικαστήριο θα πρέπει σύμφωνα με τον πιο πάνω γενικό κανόνα να ανατρέξει στο δίκαιο του κάθε κράτους όπου λαμβάνει χώρα η κάθε προσβολή και να επιβάλει για την κάθε προσβολή ξεχωριστά τις κυρώσεις που η νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους προβλέπει[47]. Το πρόβλημα αυτό καθίσταται οξύτερο από το γεγονός ότι το δίκαιο του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το δικαστήριο που επιλήφθηκε μπορεί παραδοσιακά να μην αναγνωρίζει κι ποιες από τις κυρώσεις που προβλέπει η έννομη τάξη άλλου κράτους μέλους και που θα κληθεί να επιβάλει για τις πράξεις προσβολής που λάβανε χώρα σε αυτό[48].

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο Κανονισμός δεν περιέχει ρύθμιση για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση προσβολής κοινοτικού σήματος. Άλλωστε, η δυνατότητα του κοινοτικού νομοθέτη να καθιερώσει ποινική ευθύνη με τις διατάξεις του Κανονισμού θα ήταν εξαιρετικά αμφισβητήσιμη. Απάντηση στο ερώτημα κατά πόσον είναι δυνατό να εξομοιωθεί το κοινοτικό με κάποιο εθνικό σήμα, υπό την έννοια ότι η προσβολή του κοινοτικού σήματος θα συνιστά και ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως η προσβολή του εθνικού σήματος, θα πρέπει να δοθεί από τα δικαστήρια του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά, με γνώμονα τις συνταγματικές αρχές αυτού και τη διατύπωση των σχετικών ποινικών ρυθμίσεων[49].

ΙΙ. νi. Δυνατότητα επιλογής δικαστηρίου (forum shopping).

Ένα περαιτέρω ζήτημα, με μεγάλη πρακτική σημασία, είναι η δυνατότητα επιλογής δικαστηρίου (forum shopping) στα πλαίσια του Κανονισμού 40/94: εφαρμόζοντας τους προεκτεθέντες κανόνες για τον προσδιορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων, προκύπτει ότι ο δικαιούχος ενός κοινοτικού σήματος θα έχει την ευχέρεια, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να επιλέξει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα ασκήσει αγωγή περί προσβολής του δικαιώματός του. Μόνο στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις ο σηματούχος δε θα έχει τη δυνατότητα επιλογής[50]: α) όταν ο εναγόμενος έχει την κατοικία του ή τη μοναδική του εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και η ενέργεια της προσβολής λαμβάνει χώρα μόνο σε αυτό το κράτος, β) όταν ο εναγόμενος δεν έχει ούτε κατοικία ούτε εγκατάσταση στο έδαφος της Ε.Ε. και η ενέργεια της προσβολής λαμβάνει χώρα μόνο στο κράτος μέλος στο οποίο ο ενάγων έχει την κατοικία του ή τη μοναδική του εγκατάσταση και γ) όταν ούτε ο εναγόμενος ούτε ο ενάγων έχουν κατοικία ή εγκατάσταση στην κοινοτική επικράτεια και η προσβολή λαμβάνει χώρα μόνο στην Ισπανία (δηλαδή το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το ΓΕΕΑ).

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο σηματούχος θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αγωγή λόγω παραποίησης – απομίμησης σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, καθώς η προσβολή θα συμβαίνει σε ένα τουλάχιστον κράτος διαφορετικό από αυτό που έχει δικαιοδοσία επί τη βάσει της κατοικίας του εναγομένου ή του ενάγοντος[51]. Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων περισσοτέρων κρατών μελών στις εξής περιπτώσεις[52]: α) όταν ο εναγόμενος χωρίς να έχει κατοικία σε κάποιο κράτος μέλος, έχει εγκαταστάσεις περισσότερα κράτη μέλη, β) όταν ο εναγόμενος δεν έχει ούτε κατοικία ούτε εγκατάσταση στην κοινοτική επικράτεια και ο ενάγων, χωρίς έχει κατοικία σε κράτος μέλος, έχει εγκαταστάσεις σε περισσότερα κράτη μέλη και γ) όταν η προσβολή λαμβάνει χώρα σε περισσότερα κράτη μέλη.

Συνεπώς, ο Κανονισμός εξοπλίζει τον δικαιούχο του κοινοτικού σήματος με την προοπτική επιλογής δικαστηρίου (forum shopping). Προκειμένου ο σηματούχος να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα αυτή, πρέπει να λάβει υπόψη του παράγοντες όπως το κόστος της διαδικασίας στο κάθε κράτος μέλος, η ταχύτητα έκδοσης των αποφάσεων, η δυνατότητα και οι λόγοι προσβολής της πρωτοβάθμιας απόφασης, η αποδεικτική διαδικασία, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και η αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση των αποφάσεων[53]. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυπολογίσει και παράγοντες που απορρέουν από την ιδιαίτερη φύση του συστήματος κοινοτικών σημάτων. Τέτοιοι παράγοντες είναι ιδίως:

α) Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού: Τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων κάθε κράτους μέλους είναι πιθανό να ακολουθούν διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές κατά την ερμηνεία βασικών εννοιών που περιέχονται στον Κανονισμό, ανάλογα με τη νομική τους παράδοση. Έτσι, ο σηματούχος θα πρέπει να εξετάσει ποια ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά του[54].

Με μια επιφανειακή προσέγγιση, μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η δυνατότητα αυτή επιλογής από τον σηματούχο της ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού που τον εξυπηρετεί, θα υπάρχει μόνο κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του συστήματος κοινοτικών σημάτων, δεδομένου ότι αναμένεται το ΔΕΚ να επιλύσει τα προβλήματα διαφορετικής ερμηνείας εφοδιάζοντας τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων με κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Όπως, όμως, κατέδειξε και η πρόσφατη νομολογία του[55], που αντιμετώπισε το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 9 § 1 β΄ του Κανονισμού[56], οι αποφάσεις του ΔΕΚ δε θα διέπονται πά-ντοτε από σαφήνεια[57]. Ως συνέπεια αυτής της ασάφειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη δυσκολία του ΔΕΚ να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση τα εθνικά δικαστήρια πιθανότατα θα εξακολουθήσουν να αξιολογούν τις υποθέσεις κατά τον ίδιο τρόπο που έκαναν και στο παρελθόν[58].

β) Γλωσσικές διαφορές: Ένα επιπλέον θέμα που προκύπτει από τη ιδιαίτερη φύση του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα, ως ενιαίου και εκτεινόμενου σε όλη την κοινοτική επικράτεια δικαιώματος, είναι αυτό που ανακύπτει από τις γλωσσικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Με δεδομένο ότι κλασικές λέξεις ή εκφράσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως σήματα, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο εάν θα καταφέρουν επιβιώσουν κοινοτικά σήματα που θα αποτελούνται από λέξεις που ανήκουν στο λεξιλόγιο της γλώσσας κάποιου κράτους μέλους και φέρουν ένα ιδιαίτερο εννοιολογικό φορτίο (π.χ. έχουν περιεχόμενο ανήθικο ή αντικείμενο στη δημόσια τάξη ή είναι κοινόχρηστες ή περιγραφικές ή εμπίπτουν σε κάποια άλλη από τις περιπτώσεις που αποτελούν απόλυτους λόγους απαραδέκτου σύμφωνα με το άρθρο 7)[59]. Εξέχουσα θέση , σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχει η ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελεί αστείρευτη πηγή ιδεών για τους επίδοξους κατόχους εμπορικών σημάτων[60]. Αντίστοιχοι προβληματισμοί μπορούν να αναπτυχθούν και όσον αφορά στην προφορά των λέξεων από τους ομιλούντες διαφορετικές γλώσσες[61].

Συμμεριζόμενος τον παραπάνω προβληματισμό ο κάτοχος κοινοτικού σήματος κατά την επιλογή δικαστηρίου θα προτιμήσει να αποφύγει τα δικαστήρια κάποιου κράτους μέλους του οποίου η γλώσσα αποδίδει το κοινοτικό σήμα νόημα ανήθικο ή κοινόχρηστο, ώστε να περιορίσει έτσι τον κίνδυνο άσκησης από τον αντίδικό του (προσβολέα) ανταγωγής με περιεχόμενο την ακύρωση του σήματος. Αντίθετα, προς το συμφέρον του προσβολέα – εναγομένου θα είναι να παρασύρει[62] τον ενάγοντα – δικαιούχο να επιλέξει ως αρμόδια τα δικαστήρια κάποιου κράτους μέλους του οποίου η γλώσσα του δίνει τη δυνατότητα να στηρίξει μια ανταγωγή.

γ) Γενική αρμοδιότητα (extra-territorial jurisdiction) του δικαστηρίου: Ο κάτοχος του κοινοτικού σήματος έχει, περαιτέρω, συμφέρον να εξετάσει το κριτήριο με βάση το οποίο ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων αποκτά αρμοδιότητα. Εάν, δηλαδή, η αρμοδιότητά του στηρίζεται στην κατοικία ή εγκατάσταση του εναγομένου ή του ενάγοντος, πότε το εν λόγω δικαστήριο έχει γενική αρμοδιότητα και δύναται να αποφασίσει για τις ενέργειες προσβολής που λαμβάνουν χώρα και σε άλλα κράτη μέλη[63]. Ο χαρακτηρισμός ενός δικαστηρίου ως γενικής αρμοδιότητας δεν έχει απλά θεωρητικό ενδιαφέρον ούτε απαλλάσσει τον σηματούχο μόνο από περιττά έξοδα, αλλά αποκτά πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα αν εξετασθεί σε συνδυασμό με τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος (άρθρο 99 § 2), την πιθανότητα διαφορετικής ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού[64], τις γλωσσικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη, τις κυρώσεις που επιβάλλουν τα δικαστήρια του κάθε κράτους, το ύψος των επιδικαζομένων αποζημιώσεων κλπ..

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τις παραπάνω σκέψεις, παρατηρούμε ότι ο Κανονισμός 40/94 προσανατολίζεται μεν από πλευράς ουσιαστικού δικαίου στην καθιέρωση ενός ευρύτερου πεδίου προστασίας, με τη διεύρυνση που περιεχομένου της λειτουργίας προέλευσης και την αναγωγή της διαφημιστικής πλευράς του κοινοτικού σήματος σε προστατευόμενη λειτουργία αυτού, όμως ουσιαστικότερο για την πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων επί κοινοτικών σημάτων φαίνεται να είναι το πλαίσιο των διατάξεων δικαστικής προστασίας που παρέχει ο Κανονισμός στους σηματούχους, δεδομένου ότι τους εξοπλίζει με τη δυνατότητα: α) ζητήσουν δικαστική προστασία από εξειδικευμένα δικαστήρια, τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων, με αποτέλεσμα τη λήψη αποφάσεων ένα επίπεδο κατά το δυνατό πλησιέστερο προς τα πράγματα, β) να πετύχουν την έκδοση αποφάσεων με ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη από δικαστήρια γενικής αρμοδιότητας, γ) να ζητήσουν τη λήψη ασφαλιστιικών μέτρων και δ) να επιλέξουν ανάμεσα στα δικαστήρια περισσότερων κρατών μελών (forum shopping), λαμβάνοντας υπ’ όψη τους τις ειδικές περιστάσεις της κάθε υπόθεσης και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κοινοτικού σήματος.

Ως διαπίστωση, μπορεί να λεχθεί ότι το σύστημα προστασίας που καθιερώνει ο Κανονισμός για το κοινοτικό σήμα αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την κατά το δυνατόν πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων τους βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κυρίως για αυτές που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

[1] Ο τελικός απολογισμός των αιτήσεων κοινοτικών σημάτων για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΓΕΕΑ ήταν 43.193, τη στιγμή που ο αναμενόμενος αριθμός αιτήσεων ήταν μόλις 15.000.

[2] Το σύστημα αυτό εισήγαγε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994 1 11/1, 14 Ιανουαρίου 1994). Στο εξής, όλες οι αναφορές σε άρθρα εννοείται ότι γίνονται σε άρθρα του Κανονισμού 40/94, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά. Για τις βασικές ρυθμίσεις και τις αρχές που διέπουν τον Κανονισμό βλ. ΜΙΧΑΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΡΙΝΟ, Το Κοινοτικό Σήμα – Βασικές Ρυθμίσεις του Κανονισμού 40/94, 1994.

[3] Βλ. Μ.-Θ. ΜΑΡΙΝΟ, όπ. παρ., σελ. 24.

[4] Βλ. 7η αιτιολογική πρόταση του Κανονισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και η Πρώτη Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των Κρατών Μελών περί Σημάτων (αριθ. 89/104 ΕΕ 1989 1 40/1) και κατ’ εφαρμογή αυτής και το Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2239/1994) Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ, Η Μεταβίβαση του Σήματος, 1998, σελ. 19-25, MAPΙΝΟ, όπ. παρ., σελ. 23 – 25, ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟΚΑ, Λειτουργικές μεταβολές του δικαιώματος στο σήμα, ΕΕμπΔ 1997.452 επ.

[5] Το ουσιαστικότερο μέτρο προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί η προστασία κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Βλ. Β. Α ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 1993, σελ. 406 επ, Ν. ΡΟΚΑ, Δί καιο Σημάτων, 1978, σελ. 207, Λ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ, Τα ασφαλιστικά μέτρα εις το δίκαιον της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ΝοΒ 1975.377 – 380.

[6] Η διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ είναι δύο ειδών: α) διαδικασία «ex parte», στην οποία δημιουργούνται σχέσεις αποκλειστικά μεταξύ ενός ιδιώτη και της αρχής του ΓΕΕΑ που καλείται να αποφασίσει (π.χ. εξέταση απολύτων λόγων απαραδέκτου) και β) διαδικασία «inter partes», στην οποία οι ιδιώτες αντιπαρατίθενται ενώπιον του ΓΕΕΑ επικαλούμενοι τα δικαιώματά τους και όπου το ΓΕΕΑ καλείται να αποφασίσει σε συνθήκες που ομοιάζουν περισσότερο σε πολιτική δίκη παρά σε διοικητική διαδικασία (βλ. VINCENZO SCORDAMAGLIA, σε μετάφραση Εύης Σκούρα, Το Κοινοτικό Σήμα και η Διοικητική Διαδικασία Ενώπιον του Γραφείου του Alicante ΕλλΔνη 1996.1003-1014, 1013). Έτσι, ο υποψήφιος δικαιούχος ενός κοινοτικού σήματος μπορεί να υπερασπιστεί το δικαίωμά του επ’ αυτού ενώπιον του ΓΕΕΑ σε περίπτωση ανακοπής με αντικείμενο την απόρριψη της αίτησης καταχώρησης κοινοτικού σήματος λόγω ύπαρξης προγενέστερου δικαιώματος (άρθρο 42). Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αποφάσεις του ΓΕΕΑ υπόκεινται σε προσφυγή που εξετάζεται από το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ (άρθρα 57 επ.).

[7] Άρθρο 63. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι «οι αποφάσεις που εκδίδουν επί προσφυγής τα τμήματα προσφυγών υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Ως τέτοιο νοείται το δικαστήριο υπό θεσμική έννοια, δηλαδή η κοινοτική δικαιοδοσία εν γένει (βλ. 13η αιτιολογική πρόταση του Κανονισμού 40/94). Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 της απόφασης 88/591/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1988 περί ιδρύσεως Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθμός 1 319 της 25.11.1988, σελ. 1 και διορθωτικό στην ΕΕ αριθμός 1 241 της 17.8.1989, σελ. 4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 93/350 Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ της 18ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμός L 144 της 16.6.1993, σελ. 21), το Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για κάθε προσφυγή κατά των πράξεων ενός οργανισμού που δημιουργήθηκε με πράξη του παράγωγου κοινοτικού δικαίου (βλ. 13η αιτιολογική πρόταση του Κανονισμού 40/94). Συνεπώς, το Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για τη συζήτηση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών του ΓΕΕΑ και για την ακύρωση ή μεταρρύθμισή τους. Κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου χωρεί, σύμφωνα με τις γενικές δια-τάξεις, αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΚ (άρθρο 168Α ΣυνθΕΚ). Για τη διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου βλ. HANS JUNG, σε μετάφραση Όλγας Ζύγουρα, Το Κοινοτικό Σήμα και η Δικαστική Προστασία ΕλλΔνη 1996.1015-1023, 1015-1016, βλ. επίσης άρθρο του συγγραφέα, Jurisdiction and Procedure in Legal Actions Relating to Community Trade Marks, Trademark World, Μάρτιος 1999, σελ. 31-36.

[8] Άρθρο 91.

[9] ANNAND & NORMAN, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, Blackston Press Ltd., 1994, σελ. 256.

[10] Άρθρο 91. Η επιλογή των αρμόδιων δικαστηρίων έπρεπε να γίνει από τα κράτη μέλη μέσα σε προθεσμία τριών ετών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμοί 40/94 (16 Μαρτίου 1997). Παρότι η προθεσμία αυτή έχει ήδη εκπνεύσει η χώρα μας δεν έχει συμμορφωθεί προς αυτήν την υποχρέωσή της. Βλ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΑΜΟΥ, Η διαδικασία κτήσεως του δικαιώματος στο σήμα, 1998, σελ. 155-156 και V. SCORDAMAGLIA, Jurisdiction and Procedure in Legal Actions Relating to Community Trade Marks, στο συλλογικό έργο με επιμέλεια MARIO FRANZOSI, European Community Trade Mark Commentary to the European Community Regulations 1997, Kluwer Law International, σελ. 383-384. Μέχρι την επιλογή των αρμόδιων δικαστηρίων σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια που θα ήταν κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμόδια αν επρόκειτο για δίκη σχετική με εθνικό σήμα (άρθρο 91 § 5).

[11] Άρθρο 97. Ζητήματα που δε ρυθμίζονται από τον Κανονισμό, και συνεπώς επαφίενται στο εθνικό δίκαιο, είναι οι δικονομικοί κανόνες (άρθρο 97 § 3), οι κυρώσεις για προσβολή σήματος (άρθρο 98), η διαδικασία λήψης ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 99) και οι προϋποθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων (άρθρο 101).

[12] JENKINS, Forum Shopping Under the Community Trade Mark Regulation, Trademark World, Φεβρουάριος 1996, 24-28, σελ. 24. Βλ. επίσης Τίτλο Χ, Τμήματα 2 και 3 του Κανονισμού.

[13] Άρθρο 102.

[14] Σημειωτέον ότι το κείμενο της σύμβασης των Βρυξελλών δεν ισχύει απαράλλακτο σε όλα τα κράτη μέλη, γι’ αυτό και ο Κανονισμός προβλέπει ότι οι διατάξεις της σύμβασης αυτής «παράγουν αποτελέσματα όσον αφορά ένα κράτος μέλος αποκλειστικά στο κείμενο της σύμβασης το οποίο ισχύει όσον αφορά το κράτος αυτό σε δεδομένη στιγμή» (άρθρο 104).

[15] Η δικαιοδοσία για τις διαφορές του άρθρου 102 (λοιπές δίκες σχετικές με κοινοτικά σήματα) ρυθμίζεται αποκλειστικά από τη σύμβαση των Βρυξελλών, καθώς στις περιπτώσεις αυτές το κοινοτικό σήμα αντιμετωπίζεται ως εθνικό σήμα (βλ. JENKINS, όπ. παρ., σελ. 24, 28).

[16] Βλ. άρθρο 92.

[17] Μόνο σε περίπτωση άσκησης ανταγωγής τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας του κοινοτικού σήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι υποχρεωμένα να θεωρούν το κοινοτικό σήμα έγκυρο (άρθρο 95).

[18] Να σημειωθεί ότι τα άρθρα 2, 4, 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4, 5 § 5 της σύμβασης των Βρυξελλών που θα ρύθμιζαν τη διεθνή δικαιοδοσία, καθίστανται ανενεργά από το άρθρο 90 § 2 του Κανονισμού.

[19] Άρθρο 93 § 1. Η έννοια της κατοικίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 53 της σύμβασης των Βρυξελλών από τη lex fori (ANNAND & NORMAN Blackstone’s Guide to the Community Trade Mark, Blackstone Press Ltd., 1998, σελ. 207 και CHRISTOPHER WADLOW, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, 1998, Sweet & Maxwell, § 5-67). Συνεπώς, εάν μια διαφορά σχετική με προσβολή δικαιώματος σε κοινοτικό σήμα άγεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ως κατοικία φυσικού προσώπου νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του ατόμου (άρθρο 51 ΑΚ και ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γενικές Αρχές του αστικού δικαίου, 1983, σελ. 94, 95) ενώ ως έδρα νομικού προσώπου πρέπει να γίνει δεκτό ότι νοείται η πραγματική έδρα, δηλαδή ο τόπος όπου ασκείται στην πραγματικότητα η διοίκηση της εταιρείας (άρθρο 10 ΑΚ και Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ, Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Τεύχος Β΄, 1994, σελ. 233-234). Ο όρος «εγκατάσταση» αποτελεί πιθανότατα συντόμευση του όρου «πραγματική και ενεργός βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση, που απαντάται στο άρθρο 5 και έχει τις ρίζες του στο άρθρο 3 της Σύμβασης των Παρισίων περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της 20ής Μαρτίου 1883 (ANNAND & NORMAN, Blackstone’s Guide to the Community Trade Mark. Blackstone Press Ltd., 1998, σελ. 204). Η διαφορά ανάμεσα σε κατοικία και εγκατάσταση ενδέχεται κατά περίπτωση να είναι δυσδιάκριτη (V. SCORDAMAGLIA, σε παρ., σελ. 395 και CHRISTOPHER WADLOW, όπ. παρ., § 5-75).

[20] Άρθρο 93 § 2.

[21] Άρθρο 93 § 3.

[22] Άρθρο 93 § 5. Για την έννοια του τόπου διάπραξης της προσβολής βλ. υποσημείωση 51, παρακάτω.

[23] Δηλαδή, το δικαστήριο αυτό είναι γενικής αρμοδιότητας (έχει extra-territorial subject matter jurisdiction): άρθρο 94 § 1. Πάντως, η γενική αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου και η δυνατότητα αυτού να αποφασίσει επί περισσοτέρων πράξεων προσβολής που λαμβάνουν χώρα σε περισσότερα κράτη μέλη, προϋποθέτει ότι οι πράξεις προσβολής αποτελούν μερικότερα αποτελέσματα της ίδιας κατά βάση ενέργειας κάποιου προσώπου (όπως π.χ. συμβαίνει στην περίπτωση του κατασκευαστή των προϊόντων ή του γενικού εισαγωγέα για το σύνολο της κοινοτικής επικράτειας): ROLAND KNAAK, The Legal Enforcement of the Community Trade-mark and of Prior National Rights, IIC 1998 (7), 754 – 776, σελ. 760.

[24] Ένα σημαντικό πρόβλημα, που ενδεχομένως να ανακύψει στην περίπτωση αυτή, πηγάζει από το άρθρο 98 8 2, το οποίο ορίζει ότι τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων πρέπει να εφαρμόζουν, ως προς τις κυρώσεις, το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκαν οι πράξεις προσβολής. Έτσι, όταν συντρέχουν περισσότερες ενέργειες προσβολής ενός κοινοτικού σήματος σε περισσότερα κράτη μέλη και ασκείται αγωγή σε ένα γενικής αρμοδιότητας δικαστήριο, τότε το δικαστήριο αυτό θα αναγκαστεί να εφαρμόσει μία πλειάδα εθνικών δικαίων κατά την αξιολόγηση των διαφόρων ενεργειών προσβολής του σήματος και των συνεπειών τους (ROLAND KNAAK, όπ. παρ., σελ. 765, 766 και 776 και HANS JUNG, όπ. παρ., σελ. 1020).

[25] Άρθρο 93 § 4 α΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 17 της σύμβασης των Βρυξελλών.

[26] Άρθρο 93 § 4 β΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 18 της σύμβασης των Βρυξελλών.

[27] Βλ. υποσημείωση 5 παραπάνω.

[28] V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 408.

[29] Άρθρο 99 § 1.

[30] Άρθρο 99 § 2. Το εν λόγω άρθρο επιφυλάσσει τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων με ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη μόνο για τα δικαστήρια κοινοτικών σημά των που στηρίζουν την αρμοδιότητά τους στην κατοικία ή την εγκατάσταση (βλ. ANDRÉ HUFT, La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon, Journal du Droit International, 1994.623-641, 637-638, ο οποίος όμως είναι αντίθετος με αυτή τη ρύθμιση και θεωρεί ως πιο κατάλληλα τα δικαστήρια του τόπου διάπραξης της προσβολής). Αποκλείει, δηλαδή, ο Κανονισμός τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων με ισχύ σε κάθε κράτος μέλος για τα δικαστήρια εκείνα που στηρίζουν την αρμοδιότητά τους στον τόπο διάπραξης της προσβολής, η οποία διαφορετικά θα υπήρχε αφού δεν απαγορεύεται από τη σύμβαση των Βρυξελλών (άρθρο 24 της σύμβασης). Η λύση αυτή που ακολουθείται από τον Κανονισμό δικαιώνει τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται για την απεριόριστη δυνατότητα που παρέχει η σύμβαση των Βρυξελλών σε κάποιον διάδικο να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέ-τρων σε οποιοδήποτε δικαστήριο του κοινοτικού χώρου (βλ. Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ-Α-ΛΕΞΙΟΥ, Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Τεύχος Β΄, 1994, σελ. 236). Η εν λόγω ρύθμιση έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία και θα επηρεάσει άμεσα την πρακτική που τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε στην Ολλανδία, όπου αποφάσεις που λαμβάνονταν με διαδικασία ανάλογη των ασφαλιστικών μέτρων (kort geding proceedings) εκτελούνταν σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τη σύμβαση των Βρυξελλών. Βλ. GEOFFREY GAUCI, Beware of the Danger which Lurks in the Netherlands: The Pan-European Injunction, EIPR 1998.361-363 και V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 398, ο οποίος είναι αντίθετος προς τη ρύθμιση αυτή του κανονισμού και υπεραμύνεται της πρακτικής των Ολλανδικών δικαστηρίων, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση, ως ασφαλιστική δικλείδα, η νομολογία του ΔΕΚ δεν επιτρέπει την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων σε άλλα κράτη μέλη, εάν ο καθού δεν κλητεύθηκε και δεν παραστάθηκε κατά τη διαδικασία λήψης του ασφαλιστικού μέτρου (Βλ. Υπόθεση 125/79 Danilauer/SNC Couchet Frères, Απόφαση της 21.5.1980, Rep. 1980, σελ. 1553).

[31] Να σημειωθεί ότι το άρθρο 21 της σύμβασης των Βρυξελλών δεν εφαρμόζεται όταν οι διαδοχικές αγωγές εισάγονται σε δικαστήρια διαφορετικών κρατών μελών που στηρίζουν την αρμοδιότητά τους στον τόπο διάπραξης της προσβολής, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οπωσδήποτε δεν θα υπάρχουν τα ίδια πραγματικά περιστατικά: V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 395.

[32] Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ, Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ- ΠΑΣΙΑ, Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ, όπ. παρ, α 250 και Ρ. Μ. NORTH, J. J. FAWCETT, Cheshire and North’s Private Internation Law, 12th ed., 1992, σελ. 328.

[33] Υπόθεση 129/83 Zelger v Salinitri, ΣυλλΝομολ 1984, σελ. 2397, C.M.L.R. 3(1985).

[34] Βλ. Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ, Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ, όπ. τ σελ. 251-252 και άρθρο 22 § 3 της σύμβασης των Βρυξελλών.

[35] Άρθρο 105 § 1 α΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 21 της σύμβασης των Βρυξελλών. Εάν έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ουσίας, το μεταγενέστερα επιληφθέν δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή (άρθρο 105 88 2 και 3).

[36] Αν πρόκειται, δηλαδή, για ταυτόσημα σήματα και ομοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για ομοειδή σήματα και ταυτόσημα ή ομοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες.

[37] Άρθρο 105 § 1 β΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 22 της σύμβασης των Βρυξελλών.

[38] Το άρθρο 100 § 1 προβλέπει ότι ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων που έχει επιληφθεί αγωγής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 92, εκτός της αναγνωριστικής αγωγής μη παραποίησης – απομίμησης, οφείλει, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι συνέχισης της δίκης, να αναστείλει τη διαδικασία, εάν το κύρος του κοινοτικού σήματος έχει ήδη αμφισβητηθεί ενώπιον άλλου δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων Η ενώπιον του ΓΕΕΑ. Το άρθρο 100 § 2 ορίζει ότι το ΓΕΕΑ όταν έχει επιληφθεί αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας, οφείλει, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι συνέχισης της δίκης, να αναστείλει τη διαδικασία, εάν το κύρος του κοινοτικού σήματος έχει ήδη αμφισβητηθεί με ανταγωγή ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων. Ωστόσο, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους, τα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων μπορεί να αναστείλει αυτό τη διαδικασία και το ΓΕΕΑ να συνεχίσει τη διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιόν του. Τέλος, το άρθρο 100 § 3 παρέχει στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων για όλη τη διάρκεια της αναστολής. Πρέπει να τονιστεί ότι δε διευκρινίζεται στον Κανονισμό ποιοι μπορεί να είναι οι «ειδικοί λόγοι συνέχισης της δίκης», οι οποίοι δύνανται να οδηγήσουν σε απόκλιση από την αρχή της προτεραιότητας της το πρώτον κινηθείσης διαδικασίας (βλ. HANS JUNG, όπ. παρ., σελ. 1021). Η οριοθέτηση της έννοιας αυτής επαφίεται στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων και στο ΓΕΕΑ.

[39] B. HANS JUNG, όπ. παρ., σελ. 1021.

[40] Υποστηρίζεται ότι οι ρυθμίσεις του Κανονισμού για την αναστολή της διαδικασίας θα αποτελέσουν εμπόδιο στην αποτελεσματική δικαστική προστασία των κοινοτικών σημάτων (Βλ. HANS JUNG, όπ. παρ., σελ. 1021-1022). Η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ενδέχεται να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς στην περίπτωση που το επιληφθέν μίας ανταγωγής δικαστήριο κοινοτικών σημάτων αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία επί προσβολής σήματος, τότε θα πρέπει πρώτα να αποφασίσει το τμήμα ακυρώσεων του Γραφείου για την αίτηση κήρυξης έκπτωσης ή ακυρότητας του σήματος (άρθρο 55). Η απόφαση που θα εκδοθεί θα είναι προσβλητή δια της προσφυγής του άρθρου 57 ενώπιον του τμήμα-τος προσφυγών του ΓΕΕΑ. Κατά της απόφασης του τμήματος προσφυγών χωρεί προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου (άρθρο 63). Η απόφαση, πάλι, αυτού υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του ΔΕΚ. Ο σηματούχος, λοιπόν, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία μακρά οδό μέχρι και τεσσάρων δικαιοδοσιών επί κοινοτικού επιπέδου μέχρις ότου δυνηθεί το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων να συνεχίσει την ενώπιόν του εκκρεμή διαδικασία επί της αγωγής. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα περαιτέρω αναστολής της διαδικασίας προς το σκοπό προδικαστικής παραπομπής ενώπιον του ΔΕΚ (άρθρο 177 ΣυνθΕΚ) για ζητήματα ερμηνείας Κανονισμού 40/94, τότε «κανείς δε θα ήθελε να σκέπτεται την αναμενόμενη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας» (HANS JUNG, όπ. παρ., σελ. 1022). Κατά αυτής της άποψης, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Κανονισμός λαμβάνει μέριμνα για πιθανότητα μακροχρόνιας αναστολής της διαδικασίας, με την πρόβλεψή του για λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής (άρθρο 100). Άλλωστε, όπως ειπώθηκε, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, λόγω της ταχύτητας διαδικασίας, αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως παράμετρο δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

[41] Βλ. απόφαση του ΔΕΚ της 22.10.1987, Υπόθεση 314/85 Foto-Frost/Hauptzoll Lubeck-Ost, ΣυλλΝομολ 1987, σελ. 4199 επ., ιδίως σελ. 4255 επ., σύμφωνα με τ οποία για την αναγνώριση της ακυρότητας μιας πράξεως κοινοτικού οργάνου τη σταται μονοπώλιο της κοινοτικής δικαιοδοσίας, γι’ αυτό και υπάρχει υποχρέωση παραπομπής στο ΔΕΚ, ανεξαρτήτως ενώπιον ποίου δικαστηρίου το ζήτημα αυτό ανακύπτει (HANS JUNG, όπ. παρ., σελ. 1022). Πάντως, πέραν από τη δυνατότητα του εναγομένου να αμφισβητήσει την εγκυρότητα κοινοτικού σήματος με ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας, του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλει ως ένσταση (άμυνα επί της ουσίας) τον ισχυρισμό της έκπτωσης ή της ακυρότητας μόνο στο βαθμό που επικαλείται ως λόγο έκπτωσης ή ακυρότητας την ανεπαρκή χρήση ή την ύπαρξη προγενέστερου δικαιώματος (άρθρο 95 § 3). Σε μια τέτοια περίπτωση, η απόφαση του δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων που κάνει δεκτή την παραπάνω ένσταση δεν έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του κοινοτικού σήματος αλλά μόνο την απόρριψη της αγωγής.

[42] Bλ. HANS JUNG, όπ. παρ., σελ. 1022.

[43] V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 406 και EVA-MARINA BASTIAN και ROLAND KNAAK, Trademark Infringement Proceedings in the Countries of the European Union, IIC 1995 (2), 149-174, 150-151.

[44] Άρθρο 98 § 1. Πρόκειται προφανώς για την αξίωση παράλειψης της προσβολής του ουσιαστικού δικαίου (που περιλαμβάνει και την αξίωση για άρση της υφιστάμενης προσβολής), η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με το ασφαλιστικό μέτρο της προσωρινής παράλειψης της προσβολής (V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 407). Ο Κανονισμός δεν προβλέπει τα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται αυτή η απαγόρευση συνέχισης της προσβολής, αλλά ορίζει ότι το δικαστήριο λαμβάνει τα κατάλληλα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο μέτρα. Να σημειωθεί ότι από τη διατύπωση του εν λόγω άρθρου προκύπτει ότι το δικαστήριο δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια, αλλά είναι υποχρεωμένο να διατάξει την απαγόρευση της προσβολής εφόσον διαπιστώσει ότι πράγματι υφίσταται τέτοια. Κατ’ εξαίρεση, εάν υπάρχουν ει-δικοί λόγοι, μπορεί να μην διατάξει την απαγόρευση (ANNAND & NORMAN, Blackstone’s Guide to the Community Trade Mark, Blackstone Press Ltd., 1998, σελ. 205). Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση, η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

[45] Άρθρο 98 § 2.

[46] V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 407. Στη χώρα μας συνήθεις κυρώσεις αποτελούν η απαγόρευση κυκλοφορίας, διαφήμισης, προσφοράς, εξαγωγής, εισαγωγής και διάθεσης με οποιονδήποτε τρόπο των παράνομα σηματοδοτημένων προϊόντων, ως τρόποι υλοποίησης της αξίωσης παράλειψης της προσβολής. Μάλιστα, είναι δυνατό να επιβάλλεται ως κύρωση για την παράλειψη της προσβολής και η υποχρέωση θετικής ενέργειας που πρέπει να επιχειρήσει ο προσβολέας, όπως είναι πρόσθεση ενός επιπλέον διακριτικού μέσου. Εξάλλου, η απαγόρευση διάθεσης, παύση παροχής υπηρεσιών, η καταστροφή ή η αφαίρεση των σημάτων από τ προϊόντα, η περιγραφή των σηματοδοτημένων εμπορευμάτων και η δημοσίευση της απόφασης αποτελούν κυρώσεις που επιβάλλονται για να επιτευχθεί η παύση της υφιστάμενης προσβολής. Τέλος, είναι δυνατή η επιδίωξη αποζημίωσης για τη ζημία από την προσβολή (άρθρο 26 Ν. 2239/1994 και Μ.-Θ. ΜΑΡΙΝΟΣ, στο συλλογικό έργο Δίκαιο Σημάτων (επιμέλεια ΝΙΚ. ΡΟΚΑ), 1996, σελ. 293-298).

[47] CHRISTOPHER WADLOW, όπ. παρ., §§ 5-08 και 5-23.

[48] Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. με την καταστροφή των προϊόντων, η οποία ως κύρωση προβλέπεται από κάποια κράτη μέλη ενώ αποδοκιμάζεται από άλλα (V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 408).

[49] Βλ. V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 372. Στη χώρα μας, το άρθρο 28 του ν 2239/1994 ορίζει ότι «Τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών ή με μία από τις ποινές αυτές: α) όποιος παραποιεί σήμα ή κάνει εν γνώσει του χρήση παραποιημένου σήματος…». Παρά το γεγονός ότι η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο νόμο που ρυθμίζει το καθεστώς των εθνικών σημάτων, η διατύπωσή της είναι τέτοια (προσβολή σήματος γενικά, χωρίς να τίθεται ο επιθετικός προσδιορισμός «εθνικού» σήματος), ώστε να μην αποκλείεται καταρχήν η εφαρμογή της και στην περίπτωση προσβολής κοινοτικού σήματος.

[50] Βλ. JENKINS, όπ. παρ., σελ. 26.

[51] Το φάσμα των επιλογών του σηματούχου μπορεί να μεγεθυνθεί ακόμη περισσότερο εάν υιοθετηθεί μια ευρεία ερμηνεία για τον προσδιορισμό του τόπου όπου δια-πράχθηκε η προσβολή. Τέτοιος τόπος θα μπορούσε να είναι ακόμα και αυτός ό-που εμφανίστηκε η ζημία, δηλαδή, στην ουσία ο τόπος κατοικίας του ενάγοντος (Βλ. Απόφαση της 30.10.1976 του ΔΕΚ στην υπόθεση 21/76 Bier / Mines de potasse d‘Alsace, Rep. 1976, σελ. 1735-1758). Όμως, η νεότερη νομολογία του ΔΕΚ δεν δέχεται ότι μπορεί ως τόπος προσβολής να θεωρηθεί και αυτός όπου εμφανίστηκαν οι οικονομικές συνέπειες της προσβολής (Βλ. Απόφαση της 11.1.1990 του ΔΕΚ στην υπόθεση C-220/88 Dumez France and Tracoba, ΣυλλΝομολ 1990, σελ. 1-49 και Απόφαση της 73.1995 στην υπόθεση C-68/93 Fiona Shevill / Pres se Alliance SA. Βλ. επίσης, ANDRÉ HUET, όπ. παρ., σελ. 635). Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα επιλογής δικαστηρίου μπορεί να διευρυνθεί όταν η πράξη προσβολής λάβει χώρα σε περισσότερα κράτη μέλη, όπως στην περίπτωση όπου η παράνομη σηματοδότηση των εμπορευμάτων γίνεται σε ένα κράτος και η διάθεσή τους σε κάποιο άλλο (V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 387).

[52] Βλ. JENKINS, όπ. παρ., σελ. 26.

[53] Για μια συγκριτική μελέτη ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία και πρακτική από τα αρμόδια επί προσβολής σημάτων δικαστήρια σε έξι κράτη μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία) βλ. EVA-MARINA BAS-TIAN και ROLAND ΚΝΑΑΚ, όπ. παρ..

[54] Π.χ. τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων της Benelux ίσως αποδειχθούν ιδιαίτερα προσφιλή, εξαιτίας του ευρύτατου πεδίου προστασίας που αυτά αναγνωρίζουν υπέρ των σηματούχων, αποδεχόμενα την έννοια της συσχέτισης επί τη βάσει κάθε συνειρμού και όχι μόνο επί τη βάσει της προέλευσης (non-origin association). Έτσι, στην υπόθεση CLAERYN/KLAREIN, το αρμόδιο δικαστήριο της Benelux έκρινε ότι η χρησιμοποίηση του σήματος Klarein για απολυμαντικό προϊόν αποτελεί προσβολή του όμοιου σήματος CLAERYN για οινοπνευματώδη ποτά, διότι ο καταναλωτής «δεν θα έπρεπε ούτε για μια στιγμή να νιώσει τη γεύση του σαπουνιού όταν πίνει το τζιν που φέρει το τελευταίο σήμα» (Benelux Court of Justice 1 Μαρτίου 1975, NJ 1975, 472).

[55] Βλ. Sabel v Puma AG, Υπόθεση C-251/95, απόφαση της 11 Νοεμβρίου 1997 [1998] E.T.M.R. 1, Canon v MGM, Υπόθεση C-39/97, απόφαση της 29 Σεπτεμβρίου 1998 [1999] E.T.M.R. 1, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijren Handel BV, Y-πόθεση C-342/97, απόφαση της 22 Ιουνίου 1999, General Motors Corporation v Yplon SA, υπόθεση C-375/1997, απόφαση της 14.9.1999.

[56] Ειδικότερα, το ΔΕΚ αντιμετώπισε το πρόβλημα της υιοθέτησης ή όχι από τον Κανονισμό της συσχέτισης επί τη βάσει κάθε συνειρμού (non-origin association). Βλ. σχετικά: GIELEN, European Trade Mark Legislation: The Statements EIPR 1996.83-89, HARRIS, UK Trade Mark Law: Are You Confused? The Wagamama Decision, EIPR 1995.601-603, KAMPERMAN SANDERS, The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark Law, EIPR 19963-5, PRESCOTT, Think Before You Waga Finger, EIPR 1996.317-321, KAMPERMAN SANDERS, The Return to Wagamama, EIPR 1996.521, PRESCOTT, Has the Benelux Trade Mark Law Been Written into the Directive?, EIPR 1997.99.

[57] Το ΔΕΚ υιοθέτησε την άποψη ότι ο κίνδυνος συσχέτισης δεν αποτελεί αυτοτελή έννοια, αλλά μερικότερη έννοια του κινδύνου σύγχυσης. Συνεπώς, η απλή συσχέτιση στην οποία μπορεί να προβεί το κοινό για δύο σήματα δεν αρκεί από μόνη της για να διαγνωσθεί κίνδυνος σύγχυσης. Παράλληλα, όμως, το ΔΕΚ δέχθηκε ότι για να διαγνωσθεί κίνδυνος σύγχυσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η ομοιότητα μεταξύ των σημάτων όσο και η ομοιότητα μεταξύ των προϊόντων και ό-τι ο χαμηλός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των προϊόντων μπορεί να αντισταθμιστεί από έναν υψηλό βαθμό ομοιότητας μεταξύ των σημάτων και αντίστροφα. Η ερμηνεία αυτή αφήνει το περιθώριο στα εθνικά δικαστήρια να διαγνώσουν κίνδυνο σύγχυσης στις περιπτώσεις όπου η απλή συσχέτιση γίνεται με σήματα με ισχυρή διακριτική δύναμη: ISABEL DAVIES και RUTH ANNAND, European Court of Justice: Sabel v Puma, Trademark World, Ιανουάριος 1998, 18-21, σελ. 20-21, GERT WÜRTEN- BERGER, A Risk of Confusion in Community Trade Mark Law: First Contours Case Law of the European Court of Justice and the Harmonisation Office, ElP 1999.508-518, σελ. 510-511, IGNACIOA DE MEDRANO CABALLERO, Le droit com munautaire des marques: la notion de risque de confusion, Revue du Marché Uniqı Européen 3/1999, 141-165 (151-153). Πράγματι, η ακόμα πιο πρόσφατη νομολογί του ΔΕΚ (General Motors Corporation v Yplon SA, υπόθεση C-375/1997, απόφαι της 14.9.1999) υιοθετεί την άποψη ότι σήμα επαρκώς γνωστό στο κοινό μπορεί προσβληθεί από σήμα που χρησιμοποιείται για ανόμοια προϊόντα επί τη βάσει πλής συσχέτισης των σημάτων. Για το θέμα αυτό βλ. επίσης, CHARLES GIELEN, Benelux Perspective, EIPR 1998.109, ANNA CARBONI, Confusion Clarified, EIP 1998 3 107 και ΑNNETTE WAGNER, Infringing Trade Marks: Function, Associatio and Confusion of Signs According to the E.C. Trade Marks Directive, EIPR 199% 127-132.

[58] ISABEL DAVIES και RUTH ANNAND, όπ. παρ., σελ. 21.

[59] Ο κίνδυνος, βέβαια, αυτός δεν θα είναι τόσο μεγάλος για σήματα που έχουν ήδη καταστεί γνωστά και έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη διακριτική δύναμη. Αντίθετα, θα είναι αυξημένος για κάθε νέο κοινοτικό σήμα ή για τα σήματα εκείνα που δεν έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη διακριτική δύναμη. Έτσι, σε μια εντελώς υποθετική περίπτωση, κοινοτικό σήμα αποτελούμενο από τη λέξη «TROFIMA» και χρήσιμο ποιούμενο για διάκριση προϊόντων τροφίμων, θα μπορούσε πολύ εύκολα να ακυρωθεί με ανταγωγή ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων ως σήμα αποτελούμενο αποκλειστικά από λέξη που χρησιμεύει για τη δήλωση του είδους των προϊόντων. Ενδεχομένως, όμως, το ίδιο σήμα δε θα θεωρούνταν περιγραφικό και δε θα αντιμετώπιζε ανάλογο κίνδυνο στα δικαστήρια των υπολοίπων κρατών μελών, στη γλώσσα των οποίων η λέξη αυτή δεν αποδίδει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 1999 του Τμήματος Προσφυγών του Γ.Ε.Ε.Α., Υπόθεση R 150/1998-2, In re Ford Motor Company, (IIC 1999 (8), σελ. 931-932), με την οποία κρίθηκε ότι είναι απαράδεκτο προς καταχώρηση λεκτικό σήμα που αποτελείται από τη λέξη «Ορtions», παρά το γεγονός ότι λόγω μακροχρόνιας χρήσης έχει αποκτήσει διακριτική δύναμη στη Μεγάλη Βρετανία, δεδομένου ότι η ίδια λέξη υπάρχει και στο γαλλικό λεξιλόγιο και είναι σίγουρα περιγραφική στη Γαλλία. Η απόφαση αυτή του Τμήματος Προσφυγών του Γραφείου επικυρώθηκε πρόσφατα και από το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Υπόθεση T-91/99, Ford Motor Company/ OHMI (OPTIONS), Απόφαση της 30.3.2000.

[60] Χαρακτηριστικά παραδείγματα σημάτων που προέρχονται από το ελληνικό λεξι-λόγιο αποτελούν τα σήματα: ΝΙΚΕ (που προέρχεται από τη λέξη «νίκη»), KOUROS (από τη λέξη «κούρος»), KOLYNOS (σύνθετο σήμα που προέρχεται από τις λέξεις «κωλύω» και «νόσος») κλπ.. Βλ. ELLEN GREDLEY, Etymology, Is your trade mark classic?, Managing Intellectual Property, issue 30 (June 1993), σελ. 31-34, η οποία μάλιστα διατυπώνει την επιφύλαξη για το κατά πόσον θα κατατίθενται αιτήσεις για καταχώρηση νέων κοινοτικών σημάτων που θα πηγάζουν από το ελληνικό λεξιλόγιο.

[61] Έτσι, ένα σήμα μπορεί να φαίνεται ηχητικά εξαιρετικά όμοιο σε κάποιον καταναλωτή – ομιλητή της Γερμανικής γλώσσας και να προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης με προγενέστερα κατατεθειμένο σήμα, αλλά μπορεί να μην προκαλεί την ίδια ηχητική εντύπωση σε κάποιον καταναλωτή – ομιλητή της αγγλικής γλώσσας (ΑΝ-NAND & NORMAN, Blackstone’s Guide to the Community Trade Mark, Blackstone Press Ltd., 1998, σελ. 208).

[62] Για παράδειγμα, ο προσβολέας που δεν έχει κατοικία ή εγκατάσταση σε κανένα κράτος μέλος, μπορεί να οδηγήσει τον σηματούχο στα δικαστήρια ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, ανοίγοντας στην επικράτεια του κράτους αυτού ένα κατάστημα: V. SCORDAMAGLIA, όπ. παρ., σελ. 395.

[63] Βλ. JENKINS, όπ. παρ., σελ. 27.

[64] Έτσι, σε μία υποθετική περίπτωση, ενέργειες προσβολής ενός κοινοτικού σήματος λαμβάνουν χώρα στα κράτη μέλη Α, Β και Γ και ο εναγόμενος κατοικεί στο κρ τος μέλος Δ. Εάν υποτεθεί ότι τα δικαστήρια των κρατών Α και Β δεν υιοθετούν τη θεωρία της συσχέτισης επί τη βάσει κάθε συνειρμού, ενώ τα δικαστήρια των κρατών Γ και Δ την υιοθετούν, τότε θα ήταν προς το συμφέρον του σηματούχου να προσφύγει στα δικαστήρια των κρατών μελών Γ και Δ, που αποδέχονται ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας για τα δικαιώματα επί σημάτων. Επιπλέον, θα ήταν προς το συμφέρον του σηματούχου να προσφύγει στα δικαστήρια του κράτους μέλους Δ, τα οποία στηρίζουν την αρμοδιότητά τους στην κατοικία του εναγομένου (άρθρα 93 § 1 και 94 § 1) και άρα μπορούν να αποφασίζουν ακόμη και για τις ενέργειες προσβολής που λαμβάνουν χώρα στα κράτη Α και Β. Εάν, αντιθέτως, ο σηματούχος προσφύγει στα δικαστήρια του κράτους Γ, τότε αυτά, μη έχοντας γενική αρμοδιότητα, δε θα είναι σε θέση να αποφασίσουν για τις πράξεις προσβολής που συμβαίνουν στα κράτη Α και Β. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιθανό τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων των κρατών Α και Β να εξετάσουν αργότερα τις πράξεις προσβολής που συμβαίνουν σε αυτά τα κράτη και να αποφανθούν διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτους Γ. (Αντίθετα, υποστηρίζεται ό τι, στην πράξη, η έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα δικαστήρια κράτους μέλους που δεν έχουν γενική αρμοδιότητα, θα καθορίσει και τη στάση των μεταγενέστερα επιληφθέντων δικαστηρίων για προσβολές που συμβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη: JENKINS, όπ. παρ., σελ. 27. Όμως, όπως προκύπτει από το πιο πάνω παράδειγμα, αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ανακύπτει πρόβλημα διαφορετικής ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού).

Μαρ

Άρθρο στο Trademark World, Μάρτιος 1999

1 Μαρτίου, 1999

Δημοσιεύσεις

Άρθρο του Στάθη Κουτσοχήνα δημοσιευμένο στο περιοδικό TRADEMARK WORLD, τεύχος 115, Μάρτιος 1999, σελ. 31-36

Suction Wars: Comparative Advertising in the UK After

Electrolux v Dyson

How to Use (and Attack) Consumer Surveys in Trademark Infringement and False Advertising Cases

Jurisdiction and Procedure in Legal Actions Relating to Com.munity Trade Marks

Jurisdiction and Procedure in Legal Actions Relating to Community Trade Marks

Stathis Koutsochinas

The great number of CTM applications filed during the first year of OHIM’s operation¹ may be considered sufficient to prove the success of the new Community-wide trademark system.² However, the numerous CTM applications will inevitably result in many disputes involving CTM rights.

The higher the number of applications, the bigger the percentage of disputes brought before the national or the European courts. This is the point where the crucial test of the CTM system’s effectiveness lies. Does the new system provide for an efficacious protection of trademark rights? In order to be capable of answering this question, one should first consider the relevant articles of the Regulation concerning jurisdiction and procedure in legal actions relating to CTMs.

The judicial protection related to CTMs is divided into two levels: on the one hand, as far as actions against decisions of the OHIM are concerned, at a Community level, the Court of Justice (ECJ) has jurisdiction to annul or to alter the contested decision.³ On the other hand, as far as actions for infringement of CTM rights are concerned, at a national level, Community Trade Mark courts shall have jurisdiction.⁴

Procedure before the Community courts

Article 63 states that “Actions may be brought before the ECJ against decisions of the Board of Appeals on appeals”. According to paragraph 13 of the preamble to Regulation 40/94, the jurisdiction, which the Regulation confers on the ECJ to cancel and reform decisions of the appeal courts shall be exercised at the first instance with regard to the Council Decision 88/591/ECSC, EEC, Euratom of October 24, 1988 establishing a Court of First Instance of the European Communities,⁵ as amended by Decision 93/350/Euratom, ECSC, EEC of June 8. 1993.⁶ The decision in issue provides that the Court of First Instance CFI shall exercise, at the first instance, the jurisdiction conferred on the ECJ by the treaties establishing the Communities and by the acts adopted in implementation thereof. Therefore. this particular court is competent to deal with the actions mentioned in Article 63, subject to a right of appeal to the ECJ.

Actions of Article 63 are open to any party to proceeding before the Board of Appeals, which is adversely affected by its decision, and must be brought before the CFI within two months after the date of notification of the decision of the Board of Appeals.⁸ The grounds on which the action may be brought are the same with those of Article 173 EC Treaty, namely lack of competence. infringement of an essential procedural requirement. infringement of the EC Treaty or of Regulation 40/94 and misuse of power.⁹

It is inferred that the actions of Article 63 are shaped in accordance with Article’s 173 EC Treaty right of appeal before the ECJ, which may review the legality of acts adopted jointly by the European Parliament and the Council, of acts of the Council, of the Commission and of the ECB, other than recommendations and opinions, and of the acts of the European Parliament intended to produce legal effects vis-à-vis third parties.¹⁰ Nevertheless, unlike the general right of appeal of Article 173

S 4 EC Treaty, the actions of Article 63 have the following characteristics:

Proceedings before the Board of Appeals are a prerequisite for an action to be brought before the CFI against a decision of OHIM;¹¹
the right to bring an action before the CFI is not defined substantially by the “direct and individual concern” but typically by the exercise of an appeal before the Board of Appeals;¹²
the court has jurisdiction not only to annul, but also to alter the contested decision;¹³ and
the decisions of the Board of Appeals take effect only as from the date of expiration of the two-month period referred to in Article 63 § 5 or, if an action has been brought before the ECJ within that period, as from the date of rejection of such action.¹⁴

Moreover, it should be noted that the actions of Article 63 are very close lo EC Treaty Article 173’s right of appeal where no other party takes part lo the proceedings before OHIM, that is to the proceedings concerning the lack of characteristics which render a sign ineligible for registration or concerning the absolute grounds for refusal, which are ex officio examined by OHIM.¹⁵ On the other hand, the actions of Article 63 have differences from Article’s 173 EC Treaty right of appeal where the contested decision of OHIM is provoked by an opposition by the proprietor of an earlier trademark (relative grounds for refusal¹⁶) or by an application of a third party for revocation or for a declaration of invalidity.¹⁷ In such cases, the Board of Appeals is called to resolve a difference between two or more proprietors of the contested mark and problems may arise by the implementation of the procedural rules of the CFI in actions of Article 63. Thus, in a hypothetical situation where a competitor of a CTM’s proprietor brings an action of Article 63 before the CFI, the action will he addressed against OHIM. The CTM’s proprietor would not be notified of the action and, even in the case that he would be aware of it, he could only take part in the proceedings before the CFI by an intervention in favour of OHIM. He would then be confined to support OHIM and if OHIM would not rebut the action in time, he would not be in a position to defend himself against it.¹⁸

As the above made clear, the Community courts will have to confront new problems relating to the procedure and the applicable law in the actions of Article 63 of Regulation 40/94. In addition, the courts will be heavily burdened by the actions of Article 63 brought before them. It is estimated by OHIM that more than 400 actions of Article 63 will be brought before the CFI annually. It is obvious that such a flow of cases could exhaust the CFI’s capacities, especially after the enlargement of the CFI’s jurisdiction and the important increase of cases in respect of the fields of competition, state aids and anti-dumping.¹⁹ Eventually, the ECJ will not remain unaffected by the growth of cases dealt with by the CFI. If the right of appeal against the decisions of the CFI is exercised even by 25 percent, the ECJ will have to deal with more than 100 cases concerning CTM’s annually. The above remarks should not be underestimated: the load of cases may prove to be unbearable for the Community courts.

Procedure before the national courts
Rather than create a special Community court to deal with CTM litigation, the Regulation leaves the enforcement of the CTM right lo national law.²⁰ A preliminary requirement is that each Member State must designate as limited a number as possible of first and second instance courts to deal with CTM litigation.²¹These ‘Community trademark courts’ – which, despite their characterization, are in fact national courts – are required to apply the provisions of the Regulation to a trademark case, and apply their own national law only to matters not covered by the Regulation.²²

The Regulation draws a distinction between proceedings relating to infringement and validity of a CTM, including proceedings for a declaration of non-infringement, and proceedings relating to other matters concerning a CTM, such as ownership and licensing.²³Jurisdiction for proceedings relating to infringement and validity of a CTM is governed by the CTM Regulation and by the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters 1968 (the Brussels Convention)²⁴ save where the Brussels Convention is rendered inapplicable or varied by the CTM Regulation.²⁵

The CTM courts have exclusive jurisdiction for proceedings relating to:

infringement of a CTM and, if permitted under the national law of the state where the CTM court is located, threatened infringement of a CTM.²⁶
a declaration of non- infringement of a CTM, if permitted under the national law of the state where the CTM court is located;²⁷
claims for reasonable compensation for use of a CTM between the date of application’s publication and the date of grant;²⁸

(d) counterclaims for revocation or for declaration of invalidity of the CTM.²⁹

In order to determine whether a CTM court has extra-territorial subject matter jurisdiction – that is, jurisdiction over acts of infringement in other Member States – the Regulation draws a distinction between two jurisdiction criteria: domicile and act of infringement. Thus, if the jurisdiction of a CTM court is based on domicile, then it has extra-territorial subject matter jurisdiction.³⁰ Contrarily, if a court’s jurisdiction is based on an act of infringement in the Member State where that CTM court is located, then it has jurisdiction only over acts of infringement in that Member State.³¹

In particular, the rules for determining the proper forum³² provide that the proceedings must be brought in the CTM court of the Member State in which that defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any Member State, in which he has an establishment.³³ If the defendant is not domiciled and does not have an establishment in any of the Member States, the proceedings shall be brought in the CTM court of the Member State, in which he has an establishment.³⁴If both the defendant and the plaintiff are neither domiciled nor have an establishment in any Member State, the proceedings must be brought in the CTM courts of the Member State where OHIM has its seat, that is, in the Spanish CTM courts. ³⁵

Notwithstanding the above rules, the parties may agree that a different CTM court shall have jurisdiction, in which case Article 17 of the Brussels Convention applies. ³⁶

Moreover, if a defendant enters an appearance before a CTM court which would not normally have jurisdiction by the application of the above rules, Article 18 of the Brussels Convention applies and confers that CTM court jurisdiction provided that the defendant has not entered an appearance solely to contest jurisdiction. ³⁷

In all the above cases, the CTM court in which the proceedings are brought will have extra-territorial subject matter jurisdiction³⁸ The final rule for determining jurisdiction provides that the CTM courts in a Member State in which an act of infringement has taken place also have jurisdiction which, however, is limited to the acts of infringement in that Member State.³⁹

Furthermore, the Regulation provides to a plaintiff the possibility of applying to the national courts of a Member State, including CTM courts, for such provisional relief as is available under the national law of that Member State in respect of a national trademark registration. If the court is in fact a CTM court and has extra-territorial subject matter jurisdiction, it may grant extra-territorial provisional relief.⁴⁰

As far as the conduct of related CTM actions is concerned,⁴¹ the following remarks should be made. According to the relevant rules laid down in the Brussels Convention, in the case of proceedings involving the same cause of action and the same parties, the second court seized of the matter must decline jurisdiction.⁴²Nevertheless, in the case of proceedings involving related causes of action, the second court seized may stay the proceedings pending the outcome of the proceedings in the court first seized, or may decline jurisdiction.⁴³

The CTM Regulation contains detailed rules concerning the stay of proceedings where the issue of validity is before another CTM court or OHIM⁴⁴. Notwithstanding the Regulation establishes the principle of priority for such matters, it tends to favour the Community institutions. Thus, the CTM court hearing a counterclaim for revocation or for invalidity may stay the proceedings on application by the proprietor of the CTM and may request the defendant to submit an application for revocation or for a declaration of invalidity to the OHIM, within a time limit which it shall determine.⁴⁵ In addition, a possibility exists for a CTM court which first deals with a counterclaim proceedings and allow the later seized OHIM to continue the proceedings pending before it.⁴⁶

A further point to note is that the rules contained in Regulation 40/94 concerning the stay of proceedings may result in a long period of delay before the grant of judicial protection. In circumstances where a CTM court decides to stay the proceedings because of an application for revocation or for a declaration of invalidity filed at OHIM, the litigants will have to wait for the CTM court to continue the proceedings pending before it until the following procedure terminates:
a) OHIM will decide on the application for revocation or for a declaration of invalidity;⁴⁷
b) against the decision of OHIM an appeal may be exercised;⁴⁸
c) against the decision of the Board of Appeals an action may be brought before the CFI;⁴⁹ and
d) against the decision appeal may be exercised before the ECJ.⁵⁰

Besides, it should be considered that it is not certain whether the CTM courts have in fact the power to decide on the issue of validity of a CTM right or they must refer to the ECJ for issuing such decisions.⁵¹

Another issue of great practical importance is the possibility of forum shopping under the CTM Regulation: by applying the aforementioned rules for determining the jurisdiction of the CTM courts, it can be inferred that a CTM proprietor will be able, in most cases, to bring infringement proceedings in more than one Member State. Only in the three following situations he will have no opportunity of choice.⁵²

a) where the infringer is domiciled in a Member State or has an establishment in only one Member State, and he is only infringing in that Member State;
b) where the infringer is not domiciled nor has an establishment in any of the Member States, and he is only infringing in the Member State in which the plaintiff is domiciled or has his only establishment;
c) where neither the infringer nor the plaintiff are domiciled in any of the Member States, nor have either of them any establishments in any of the Member States, and the infringer is only infringing in Spain (the Member State where OHIM is situated).

In any other case, the CTM proprietor will be able to bring infringement proceedings in at least two Member States, while the infringement will take place in at least one Member State other than the one which has jurisdiction on the basis of domicile.

Furthermore, the owner of the CTM will even be in a position, in the three following situations, to bring infringement proceedings in several Member States;⁵³
a) where the infringer, not being domiciled in any Member State, has establishments in many Member States;
b) where the infringer, not being domiciled nor having an establishment in any Member State, and the plaintiff, not being domiciled in any Member State, has establishments in many Member States;
c) where the infringement is widespread.

Consequently, the CTMR provides, in most cases, the owner of a CTM with the prospect of forum shopping for infringement proceedings. Therefore, the CTM proprietor should carefully consider, before deciding in which CTM court he will bring infringement proceedings, such factors as: cost, speed, competence, availability and grounds of appeal and evidence- gathering procedures.⁵⁴ Moreover, he should take under consideration factors which are of particular importance to the special nature of the CTM system. These factors are:

■ Interpretation of the Regulation’s provisions. The CTM courts of the different Member States may adopt different interpretation routes for several concepts used in the CTM Regulation. The proprietor of a CTM should, therefore, examine which interpretation of the Regulation’s articles better serves his interests. For example, the Benelux courts will obviously be seen as more favourable to the CTM owner than the UK courts as regards the scope of the rights conferred to the owner under Article 9(1)(b), since the former, contrary to the latter, give a wide range of protection to the CTM proprietor by finding confusion more easily between two trademarks.

At first glance, it seems that the CTM proprietor will only be able to make a choice of interpretation in the early stages of operation of the CTM system and that this option will soon be emptied of its substance, as it is expected that the ECJ will, in the course of time, resolve the interpretation problems arising from the CTM Regulation and the Directive. However, as it was demonstrated by the recent decision of the ECJ in the Sabel v Puma case⁵⁵ referred by the German Federal Supreme Court, which dealt with the problem of interpreting Article 4(1)(b) of the Directive and Article 9(1)(b) of the Regulation,⁵⁶ the judgements of the ECJ will not always provide clear solutions.⁵⁷ As a result of this lack of clarity, which mirrors the difficulty of the ECJ in reaching a unanimous view, national courts will continue to find ways of determining cases in the way in which they have previously,⁵⁸

■ Availability and scope of extra- territorial injunctions. The CTM proprietor should, furthermore, take into account the criterion on which a CTM court’s jurisdiction is based, as this will determine whether that court has extra- territorial subject matter jurisdiction. The prospect of obtaining a preliminary or final injunction in respect of all acts of infringement in the European Union will be an extremely important factor to be taken into account when deciding where to bring infringement proceedings.⁵⁹

The issue of extra- territorial jurisdiction becomes more important when considered in conjunction with the problem of different interpretation of the Regulation’s provisions. Thus, in a hypothetical case, alleged infringement of a CTM takes place in Member States A, B and C and the alleged infringer is domiciled in Member State D. Suppose that the courts of Member States A and B are reluctant to find confusion between two marks, while the courts of Member States C and D, which traditionally adopt the non-origin association concept, offer a wider range of protection to the CTM right owner. It would be for the interests of the CTM proprietor to bring infringement proceedings in the CTM courts of Member State C or D in order to take advantage of their interpretation of the CTM provisions. Moreover, it would be for the CTM proprietor’s benefit to bring infringement proceedings especially in Member State D, since the CTM courts of this State have extra-territorial jurisdiction (Articles 93(1) and 94(1)), and consequently, can decide even on the alleged infringement taking place in Member States A and B. If, on the contrary, infringement proceedings were brought in the courts of Member State C, then the CTM courts of this State, not extra-territorial jurisdiction (Articles 93(5) & 94(2)), could not decide on the alleged infringement taking place in Member States A and B. In this case, there is a possibility that the CTM courts of Member State A or B later examine the alleged infringement taking place in their respective country without finding confusion.⁶⁰

■ Stay of related CTM proceedings. The CTM proprietor should also take into consideration that, if a delay occurs before obtaining a final judgment on the issue of infringement because the court orders the proceedings to be stayed pending the outcome of other proceedings in the court of another Member State or of proceedings before the OHIM in either of which the validity of the CTM is in issue, he may not be adequately protected during the delay period, despite the fact that the CTM court may order provisional relief pending the outcome of the other proceedings. The CTM proprietor should, therefore, select a CTM court which is reluctant to order the proceedings to be stayed. Note that in the context of patent infringement proceedings, the approach taken by the courts of the different Member States to pending opposition proceedings before the EPO varies considerably: the English courts are reluctant to grant a stay pending the determination of opposition proceedings, while, on the contrary, most other European courts appear to do so almost as a matter of course.⁶¹

Conclusions

The above is an attempt to present the basic features of Regulation 40/94 as regards the judicial protection granted to the CTM rights owners. The articles examined provide, beyond any doubt, several tempting options to the CTM proprietor: the decentralisation of jurisdiction to national CTM courts will secure decisions at a level which is as close as possible to reality. The infringement of a CTM taking place in several Member States may be prosecuted centrally before a single court having extra-territorial subject matter jurisdiction, the judgment of which shall be valid throughout the European Union and save the CTM proprietor from additional costs. The possibility of granting provisional measures and, finally, the choice of forum, which is allowed by the Regulation, may be proved to be valuable instruments to the hands of the CTM proprietor.

On the contrary, an overload of the Community courts dealing with the CTM cases, several problems of procedure before the Community courts -caused by the special nature of the CTM, a possible delay in obtaining a final decision (particularly in the case that four levels of jurisdiction must be exhausted), a potential application by the CTM courts of national laws of other Member States, the existence of terms which are not defined by the Regulation (‘special grounds’ of Article 100), may constitute restraining factors for the provision of an efficacious judicial protection concerning CTM rights. Whether the system established by the draftsmen of the CTM Regulation will be proved to be successful and confirm the optimistic opinions emanating from the great number of CTM applications filed so far, is a question that only time may answer.

Thessaloniki, 47 Polytechneiou Street, 546 25 Thessaloniki, Greece; tel (30) 31 532141: fax (30) 31 523731.

Notes

1. 43,193 applications was the final count, whereas only 15,000 applications were expected.

2. Established by Council Regulation No 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark (OJ 1994 L11/1, January 14, 1994). Unless indicated otherwise, all references in this opinion to articles are to those of the Regulation.

3. Article 63 § 3.

4. Article 91.

5. OJ 1319, November 25, 1988, at 1 and corrigendum in OJ L241, August 17, 1989, at 4.

6. OJ L144, June 16, 1993, at 21.

7. Article 168A EC Treaty.

8. Article 63 §§ 4 and 5.

9. Article 63 § 2.

10. Since the competent authorities of the Community have the right, on the basis of Article 235 EC Treaty, to create new Community institutions (Regulation 40/94 being an example), it would not be in accordance with the fundamental principles of a lawful Community not to secure, against the aforementioned institutions, the same legal protection with that of Article 173 EC Treaty: Hans Jung, ‘The Community Trade Mark and the Judicial Protection’, El D (Elliniki Dikaiosyni = Greek Justice) 1996, pp 1015-1023, at pp 1015-1016. See also Decision of May 15, 1986 Case 222/84, Johnston/Chief Constable.

11. Article 63 § 1.

12. Article 63 § 4.

13. Article 63 § 3.

14. Article 62 § 3, contrary to Article

185 EC Treaty.

15. Articles 36-38.

16. Article 8.

17. Article 55.

18. In order to resolve the aforementioned problems, a proposal for an amendment of the procedural rules of the ECJ and of the Court of First Instance was submitted to the Council. See Hans Jung, note 10 above, at p 1017.

19. Between the years 1990 and 1994 the number of cases brought before the Court of First Instance became four times higher. See Hans Jung, note 10 above, at p 1019.

20. See Annand & Norman,

Blackstone’s Guide to Trade Marks Act 1994, Blackstone Press Ltd, 1994, at p

256.

21. Article 91.

22. Article 97. Matters which are not covered by the Regulation and therefore are left to national law to determine are rules of procedure (Article 97 $3), sanctions for trademark infringement (Article 98), interim measures (Article 99) and appeals (Article 101).

23. See Jenkins, ‘Forum Shopping Under the Community Trade Mark Regulation’, Trademark World, February 1996, pp 24-28, at p. 24; See Title X, Sections 2 and 3 of the Regulation.

24. It is noteworthy that, because the Brussels Convention has been amended as a result of new Member States joining the EU, the same text is not necessarily in force in all Member States. Accordingly, the CTM Regulation provides that the text of the Brussels Convention relied on by a Member State is that text in force at any given time: Article 104.

25. Jurisdiction for proceedings relating to CTM matters other than infringement and validity is governed solely by the Brussels Convention on the basis that the CTM is treated as if it were a national trademark (Article 102 § 1): Jenkins, note 23 above, at pp 24,28.

26. Article 92(a). 27. Article 92(b).

28. Articles 92(c) & 9(3).

29. Article 92(d).

30. Article 94 § 1. An interesting point lies on the case where a CTM court, which deals with a matter of an infringement of a CTM right, has extra- territorial subject matter jurisdiction (that is jurisdiction based on domicile) and, moreover, the infringement is widespread, taking place in several Member States. This fact, in conjunction with Article 98 §§ 1, 2 (which states that in respect to all sanctions, except from the one of the issuing of an order prohibiting the defendant from proceeding with the acts which infringed or would infringe the CTM, the CTM court shall apply the law of the Member State to which the acts of infringement or threatened infringement were committed), leads to the result that the CTM court will have to apply all national laws of the Member States where the infringement takes place, for the aforementioned matters. Furthermore, according to Article 9752, the CTM court will have to apply, for the matters which are not governed by the Regulation, its national law including its private international law rules, which, however, may provide that the law of another Member State must apply!

31. Article 9452

32. Note that Articles 2, 4. 51. 563. 584 and 555 of the Brussels Convention which would otherwise determine jurisdiction are rendered inapplicable by the Regulation: Article 905 2.

33. Article 931. Note that the term ‘establishment’ is probably a shorthand version of the phrase ‘real and effective industrial or commercial establishment’ used in Article 5.

34. Article 93 5 2.

35. Article 93 53. Thus, the Community courts have jurisdiction for cases of infringement of a CTM right even if both litigants have establishments only outside the European Union. 36. Article 93 54(a). In the relevant part of Article 17 of the Brussels Convention it is stated that:

If the parties, one or more of whom is domiciled in a Contracting State, have agreed that a court or courts of a Contracting State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have exclusive jurisdiction. Such an agreement conferring jurisdiction shall be either in writing or evidenced in writing or in international trade and commerce in a form which accords with practices in that trade and commerce of which the parties are or ought to have been aware. Where such an agreement is concluded by parties none of whom is domiciled in a Contracting State, the courts of other Contracting States shall have no jurisdiction over their disputes unless the court or courts chosen have declined jurisdiction… If an agreement conferring jurisdiction was concluded for the benefit of only one of the parties, that party shall retain the right to bring proceedings in any other court which has jurisdiction by virtue of this Convention.

37. Article 93 § 4(b). Article 18 of the Brussels Convention provides: “Apart from jurisdiction derived from other provisions of this Convention, a court of a Contracting State before whom a defendant enters an appearance shall have jurisdiction. This rule shall not apply where appearance was entered solely to contest jurisdiction or where another court has exclusive jurisdiction by virtue of Article 16”.

38. Article 94 § 1.

39. Article 93 § 5 & 94 § 2. Note that this basis for jurisdiction is not applicable to proceedings for a declaration of non-infringement (Article 93 § 5). Thus, it is not possible for third parties to oblige the proprietor of the CTM right to make an appearance before a court of their choice: See Hans Jung, note 10 above, at p 1021. 40. Article 99.

41. The rules concerning the conduct of related CTM actions are provided by Articles 21 and 22 of the Brussels Convention as modified by Article 105 of the Regulation.

42. Article 21 of the Brussels Convention provides: “Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Contracting States, any court other than the court first seized shall of its own motion decline jurisdiction in favour of that court. A court which would otherwise be required to decline jurisdiction may stay its proceedings if the jurisdiction of the other court is contested”.

43. Article 22 of the Brussels

Convention provides: “Where related actions are brought in the courts of different Contracting States, any court other than the court first seized may, while the actions are pending at first instance, stay its proceedings. A court other than the court first seized may also, in the application of one of the parties, decline jurisdiction if the law of that court permits the consolidation of related actions and the court first seized has jurisdiction over both actions. For the purposes of this Article, actions are deemed to be related where they are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings”.

44. Article 100 § 1 provides that a CTM court hearing an action other than one for declaration of non-infringement shall, unless there are special grounds

for continuing the hearing, of its own motion stay the proceedings where the validity of the CTM is already in issue before another CTM court on account of a counterclaim or where an application for revocation or for a declaration of invalidity has already been filed at the Office. Article 100 § 2 states that the OHIM, when hearing an application for revocation or for a declaration of invalidity shall, unless there are special grounds for continuing the hearing, of its own motion stay the proceedings where the validity of the CTM is already in issue on account of a counterclaim before a CTM court. However, if one of the parties so requests, the court may stay the proceedings and the OHIM shall in this instance continue the proceedings pending before it. Finally, Article 100 § 3, grants to the CTM court the power to order provisional and protective measures for the duration of the stay. It should be pointed out that the Regulation does not define which should be the ‘special grounds’ for continuing the hearing. This term is left to be delimited by the CTM courts and by OHIM, which have the option to use the ‘special grounds’ by judging the facts of every separate case.

45. Article 96 § 7.

46. Article 100 § 2.

47. Article 55.

48. Article 57.

49. Article 63. See subtitle ii. Procedure Before the Community Courts, above.

50. See Hans Jung, note 10 above, at p 1022. Nevertheless, the draftsmen of the Regulation seem to have considered such an option and granted to the CTM court the right to order provisional and protective measures for the duration of the stay (Article 100 $ 3).

51. See Decision of 22 October 1987, Case 314/83 Foto-Frost v Hauptzollamt Lubeck-Ost, according to which for the declaration of invalidity of a

Community institution’s act a monopoly of the Community courts exists. Against this opinion it can be submitted that the declaration of invalidity of a CTM right is a case of a conflict between private interests and not a case of common interest which aims to the preservation of the Community’s legal order. See Hans Jung, note 10 above, at P 1022.

52. See Jenkins, note 23 above, at p 26. 53. Ibid.

54. Ibid. For an analysis on the proceedings concerning trademark infringement in the countries of the EU, see Eva-Marina Bastian and Roland Knaak “Trademark Infringement Proceedings in the Countries of the European Union”, [1995] 2 IIC, pp 149- 174.

55. Sabel v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, [1998] RPC 199.

56. More accurately, the ECJ dealt with the ambiguous issue of the adoption or not by the CTM Regulation and by the Directive of the non-origin association concept (see on this subject: Gielen, ‘European Trade Mark Legislation: The Statements’ [1996] 2 EIPR 83-89; Harris, ‘UK Trade Mark Law: Are You Confused? The Wagamama Decision’ [1995] 12 EIPR 601-603; Kamperman Sanders, The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark Law’ [1996] 1 EIPR 3-5; PRESCOTT, ‘Think Before You Waga Finger’ [1996] 6 EIPR 317-321; Kamperman Sanders, ‘The Return to Wagamama’, [1996] 10 EIPR 521; Prescott, ‘Has the Benelux Trade Mark Law Been Written into the Directive?’ [1997] 3 EIPR 99).

57. The court took the view that the mere association which the public might make between two trademarks as a result of their analogous semantic content is not in itself a sufficient ground for concluding that there is a likelihood of confusion within the meaning of the aforementioned provisions. Nevertheless, the decision makes little reference to origin confusion and gives some scope for manoeuvre by national courts, enabling them to find confusion if the mark is very well known or very distinctive (Isabel Davies and Ruth Annand, ‘European Court of Justice: Sabel v Puma’, Trademark World, January 1998, pp. 18-21, at pp 20 & 21). For more comments on the decision in issue see Anna Carboni, ‘Confusion Clarified’, [1998] 3 EIPR 107 and Charles Gielen ‘A Benelux Perspective’ [1998] 3 EIPR 109. 58. See Isabel Davies and Ruth Annand, note 57 above, at p. 21. 59. See Jenkins, note 23 above, at p. 27.

60. It is submitted that, as a practical matter, a final judgment obtained in one Member State is likely to determine the dispute between the parties in all the Member States where infringement proceedings may be brought: Jenkins, note 23 above, at p 27. However, as it was made clear by the above example, this is not so where problems of different interpretation arise.

61. See Jenkins, note 23 above, at p 27.

Μελέτη: Το σύστημα δικαστικής προστασίας του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα

Άρθρο στο Trademark World, Μάρτιος 1999

Suction Wars: Comparative Advertising in the UK After

How to Use (and Attack) Consumer Surveys in Trademark Infringement and False Advertising Cases

The great number of CTM applications filed during the first year of OHIM’s operation1 may be considered sufficient to prove the success of the new Community-wide trademark system.2 However, the numerous CTM applications will inevitably result in many disputes involving CTM rights.

Procedure before the Community courts

The great number of CTM applications filed during the first year of OHIM’s operation¹ may be considered sufficient to prove the success of the new Community-wide trademark system.² However, the numerous CTM applications will inevitably result in many disputes involving CTM rights.